NAF 小组成员非常慷慨地接受了普通法商标权。
国家仲裁论坛的一名专家最近将域名 YouAreOK.com 授予了 T & P Holding Company, LLC。该公司在纳什维尔以 Local Honey 的名义拥有多家美发沙龙和精品店。其网站为 LHNashville.com。
域名所有者 Ancient Holdings, LLC 多年来输掉了几起 UDRP 案件。该公司也没有对争议作出回应。这些因素无疑对注册人不利。
但我担心此案已经超越了 UDRP 的第一条规定:域名与投诉人拥有权利的商标相同或相似到容易引起混淆。
投诉人可以证明其拥有商标的注册权或普通法权利。UDRP 本身并未说明如何证明普通法权利,但 WIPO 法理学概览 3.0 对标准做法进行了很好的概述:
为了根据 UDRP 确立未注册或普通法商标权,投诉人必须证明其商标已成为消费者与投诉人的商品和/或服务联系起来的独特标识。
证明此类获得性显著性(也称为第二含义)的相关证据包括一系列因素,例如(i)商标使用的持续时间和性质,(ii)该商标的销售量,(iii)使用该商标的广告的性质和程度,(iv)公众(例如消费者、行业、媒体)的实际认知程度,以及(v)消费者调查。
(特别是对于由于在互联网上的重要存在而获得相对迅速认可的品牌,专家组还考虑了市场活动的类型和范围以及投诉人的商品和/或服务的性质等因素。)
投诉中应包含支持获得性独特性主张的具体证据;未注册或普通法权利的结论性指控,即使在特定 UDRP 案件中没有争议,通常也不足以证明第二含义。在涉及仅由描述性术语组成且本身不具有独特性的未注册或普通法商标的案件中,投诉人有更大的责任提供获得性独特性/第二含义的证据……
YouAreOK.com 案是在国家仲裁论坛而非 WIPO 提起的。但仲裁员经常会为这两个论坛审理案件,因此,在两个论坛之间保持一致性非常重要。
T&P 控股公司在提交 UDRP 后,于今年 3 月向美国专利商标局提交了一个商标。该商标声称于 2010 年首次使用。对于 UDRP,T&P 依赖普通法商标权。
小组成员 John Upchurch认为T&P 的证据令人信服:
投诉人提供了其网站和社交媒体帖子的截图,表明其使用了该商标。参见补充证据 2。投诉人未提供其他证据来支持其普通法权利主张。专家组认为投诉人的论点充分,并得出结论,投诉人已根据政策 4(a)(i) 确立了普通法权利,表明 YOU ARE OK 商标在与投诉人业务相关的情况下具有了次要含义。
我不知道 T & P 向专家组提供了什么展品,但它可能与提交给 USPTO 的样本非常相似,您可以在此处看到(2MB PDF)。
这些图片在最近的社交媒体帖子和 LHNashville.com 的屏幕截图中使用了“You Are OK”一词。您会注意到,样本中的任何用法都没有使用 TM 符号。
今天我在 LHNashville.com 上用 Google 网站搜索了“你还好”。结果出现了两条。
一个是该网站的博客,其标题标签为“你还好”。博客包含以“名字还好”为标题的人物简介。另一个是提交给美国专利商标局的主页。不过,当我访问 Local Honey 的主页时,我找不到提交给美国专利商标局的文本。
公司不必在其网站上使用商标即可拥有商标。但是,它需要向专家组提供其使用该商标的充分证据,并证明持有人已获得该商标的普通法权利。
这就引出了恶意注册的日期问题。T & P 声称其于 2010 年开始使用该商标。
我在该网站上搜索了 2015 年之前的日期。Google 没有返回任何结果。
事实上,LHNashville.com 这个域名直到 2014 年才注册。T&P Holding 公司直到 2013 年才在田纳西州成立。(奇怪的是,它的商标申请书上说它是在美属维尔京群岛成立的。)然而,根据一份旧的取消政策文件,我发现证据表明该公司可能在 2010 年就开始经营其沙龙了。
该域名本身是在 2009 年注册的。当前注册人直到后来才获得该域名,但该案并未提及所主张的权利晚于该域名的注册日期这一事实。因此,该案也应该在恶意部分中提及这一时间线。
我看到过许多更有力的普通法商标申请在 UDRP 中被拒绝,原因是没有提供足够的证据,例如与商标相关的营销支出的证明。
即使普通法权利得到证明,域名注册人在注册域名时似乎也不太可能意识到这些权利。
一致性在 UDRP 中非常重要。我认为本案不符合展示普通法权利的一般标准。